선사용 상호에 대한 질문

질문내용:

10년전에 어떤 문구로 상표(서비스표 포함)로 등록을 받았고 계속사용을 하고 있으며 현재까지 유효합니다.
근데 타지역에서 우리와 똑같은 문구로 간판을 걸고 식당업을 하는 곳을 발견하였습니다.
그 식당은 역사가 30년정도 된다고 합니다. 상호는 등기가 되어있겠지만 상표등록은 안되어 있습니다.

 

질문1) 본인 상표권을 근거로 30년 역사를 가진 간판사용중지를 요청할 수 있나요?   (참고로 문구는 보통명사임)

질문2) 대법원 판례를 보니 '상호가 선사용 상호인 경우 이를 상호로 사용하거나, 그 상호를 보통의 방법으로 상품을 표시하여 사용하는 경우에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다' 라고 되어 있는데 이 판례의 내용이 이해가 안됩니다.

 

예를 들어서 상세한 설명 부탁드립니다. 그리고 상호로 사용하고 그 상호를 보통의 방법으로 상품을 표시한다고 했는데 여기서 보통의 방법은 무엇을 뜻합니까?

 

답변내용:

 

우리나라 상표법 제 51조 (상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 제 1항에는 자기의 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 아니하는 것으로 되어 있습니다.

30년 전부터 사용되고 있는 상호가 귀하의 상표등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 사용된 것이 아니기 때문에 이에 대하여는 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것이 아닌한 상표권의 효력이 미치지 아니할 것으로 보입니다.

보통의 방법으로 상품을 표시하여 사용하는 경우란, “상품의 거래, 광고, 선전이나 상품 자체에 관하여 상품거래사회에서 보통 행하여지는 방법으로 자기의 상호 또는 그 약칭을 사용하는 경우를 지칭하는 것”으로서 이와 달리 "상호 등의 표시방법으로 보아 타인의 상품과 식별되도록 하기 위한 표장으로 사용되었다고 볼 수 밖에 없는 경우에는 그 표장에 타인의 등록상표권의 효력이 미친다"고 합니다.

예를 들어 상호가 菓子中의 菓子 太極堂禮式部 인데 실제로 사용한 표장은 "태극당 예식부" 로 구성되었다면 자기의 상호를 보통으로 표시한 서비스표에 해당하지 아니한다고 판시하였습니다. (대법원 1991. 11. 12. 선고 90후2508 판결)

한편, 사용되는 문구가 보통명사라면 상표법 제51조 제2항에 의하여 상품의 보통명칭에는 상표권의 효력이 미치지 않게 되어 있습니다. 또한 이 경우 귀하께서 등록받으신 상표/서비스표가 지정상품과의 관계에서 보통명칭에 해당된다고 판단되면 상표등록무효심판에 의하여 등록이 무효가 될 우려가 있습니다.

이상을 종합하여 보건대, 귀하의 상표등록(요식업에 대하여)이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 사용된 상호가 아니고, 보통으로 행하여지는 방법으로 상호를 사용한 경우라면 귀하의 상표권의 효력이 이 상호에 대하여 미치지 아니한다고 할 수 있겠으며, 귀하께서 등록받으신 상표가 지정상품과의 관계에서 후발적으로 보통명칭에 해당하게 되었다면 상표등록무효심판의 대상이 될 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.